事件背景

从2019年至今，美国专利商标局（USPTO）对中国商标申请人/中国商标代理机构的违规商标申请行为不断下发陈述理由令（Show Cause Order）和制裁令（Sanction）。

近期，USPTO发现中国深圳某商标代理机构存在涉嫌冒用已故美国律师名义、捏造美国律师名义、提供虚假签字代理数千件美国商标等违规行为，于2022年8月25日下发陈述理由令。

图片来源：USPTO

此事一出，再次刷新违规商标申请乱象的下限。之前是递交造假文件，现在是冒用律师名义，以后是否会有更夸张的违规操作？

>>> 事件影响

影响一：USPTO或将投以更高审查注意力

2019年至今，USPTO共下发609项陈述理由令，其中596项对象为中国申请人/中国代理机构（以下简称为“中国主体”）；而2019年至今下发的39项制裁令中，有36项对象为中国主体。

2019年，中国主体在美国递交的商标申请量达76566件，较2018年的58066件增加18500件，增幅高达31.9%。据粗略统计，同年，USPTO对中国主体下发66项陈述理由令，至2020年陡增至528项[1]。2021年1月，USPTO发布的研究报告《中国商标和专利：非市场因素对申请趋势和知识产权制度的影响》指出，来自中国的商标申请骤增主要受商标注册补贴、恶意抢注、防御性申请等因素催化，对其商标审查和制度造成了一定的影响。

近4年来，在USPTO下发的陈述理由令或制裁令中，98%的对象为中国主体。其中，企业（包括申请人及代理机构）290家（62%），自然人（包括申请人及代理律师）176人（38%）。

在所涉国内企业的地域分布上，也存在以跨境贸易见长的沿海城市为主要构成的特点，尤其是深圳（33%）和厦门（16%），几乎“占据半壁江山”。

综上，若违规美国商标申请/代理乱象再不得到有效遏制，我们可以合理推测：USPTO很可能会对来源于中国的商标申请提高审查注意力，届时国内企业进军美国市场时，商标注册难度或将升级。

影响二：被波及的商标难以挽回

USPTO下发的陈述理由令中，主要针对中国主体递交的商标审查材料存在的材料造假、签字造假、代理律师无执业资格等问题，要求当事人给出合理的理由，否则将受制裁。因部分当事人无法做出合理解释，导致USPTO在2022年集中下发34项制裁令。根据以上数据，可见仍有大量制裁令正在到来的路上。

其中，仅在2022年8月16日，USPTO就对26个中国主体下发制裁令。

• 主要暴露的问题为：提供虚假/虚构或欺诈的签名信息、提供虚假律师信息。
• 本批次的制裁措施为：涉事商标申请人的申请将被终止，制裁即刻生效。USPTO将在电子档案中更新制裁令的信息，并在案件历史中显示该注册申请已被制裁，且不排除后续下发其他命令或向有关执法部门报告其相关行为。

参考2021年另一大案的处理结果，即使当事代理机构向USPTO给出了“不熟悉《美国专利商标局规则》的要求、缺乏听证救济程序、不能将制裁权力下放”等解释和抗辩理由，USPTO仍然下发制裁令：所有涉及该代理机构提交或通过其注册/控制的uspto.gov账户提交的商标申请程序均被责令终止。该机构代理的商标申请及注册因材料信息造假，不能作为商标注册的基础，且无法弥补，已注册的商标实际上无商标权。

因此，我们可合理预见：若美国商标申请过程中出现明显的违规操作，并引起USPTO的注意，则难以挽回局面。

>>> 跨境电商美国商标申请热潮：存在的问题及规范化前景

中国主体在美国的商标申请量年年攀高，与我国跨境电商的蓬勃发展高度关联。据我国海关总署发布的《2021年跨境电商进出口情况》，2021年我国跨境电商进出口规模约19237亿元，比2020年（下同）增长18.6%，占进出口总额的4.9%。跨境电商竞争业态继续呈现头部效应，电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区。出口货物主要来自广东、浙江、福建及江苏，合计占比近8成[2]。

在美开展业务的跨境电商的主流平台是亚马逊。亚马逊不断推进品牌化建设，其要求入驻平台美国站的卖家申请注册美国商标并在亚马逊平台进行品牌备案，才能享有平台提供的品牌打造、品牌分析以及品牌保护的服务。这在我国急切寻求出海的跨境电商企业当中掀起了美国商标注册申请的热潮。

然而，此前由于亚马逊要求有意进行品牌备案的商家必须提供已注册的美国商标（即R标），这便导致部分跨境电商企业和不法的商标代理机构铤而走险，采用欺诈等手段以期尽快获得商标注册，致使签字造假、律师信息造假、文件造假等情况层出不穷，这也是美国专利商标局（USPTO）近年频繁对中国主体下发制裁令的一个重要原因。

问题一：亚马逊的备案政策变化对跨境电商申请商标的影响

去年，亚马逊对其品牌备案制度进行了调整，开放了在获得商标受理通知书后，以申请中的商标（以下简称为“TM标”）进行品牌备案的申请，即企业可以使用TM标进行亚马逊品牌备案。与此同时，亚马逊还为使用其创建的IP Accelerator计划[3]的商家提供了更多的福利——该计划帮助商家与正规代理机构接洽进行商标注册申请，通过该计划进行商标申请的商家可以自动进行亚马逊品牌备案。

如果后续商标注册成功，TM标品牌备案可转化为R标品牌备案。对于商标最终未能成功获得注册的情况，虽然亚马逊官方暂未对自行进行商标注册申请，进而品牌备案的这部分商家的后续安排进行说明，但根据其官网上IP Accelerator的常见问题解答显示：“亚马逊会定期监控通过 IPAccelerator 提交的商标申请的状态。如果申请被拒绝，商家将无法再继续使用该商标申请的品牌保护功能。”[4]

无商标注册申请、有TM标和R标可享受的服务详情和对比见下表：[5]

亚马逊备案政策的变化，对我国跨境电商企业来说是一大利好。相较于R标，TM标品牌备案虽缺少了部分品牌保护权益（如透明计划和Project Zero），但该方式使得这些企业可以成功突破原来商标必须为已注册状态才可以享受亚马逊品牌推广等服务的障碍。尽管，这么做在品牌权益的保护上不能获得完整的保障，但对于以出口商品、销售获利为主要目的的跨境电商企业而言，已经可以在很大程度上满足其需求。

因此，相较之前只求效率乃至铤而走险的情况，在备案政策变化之后，企业更有可能通过更加正规的渠道和合规的方式，寻求美国商标注册申请。

问题二：亚马逊计划出台防范及改善措施

根据亚马逊于2022年6月发布的《品牌保护报告》[6]可知，针对美国范围内的知识产权问题，亚马逊正积极加强与USPTO的联系与合作，构建双赢的沟通渠道。

亚马逊通过直接从USPTO获取商标注册申请等信息，防止欺骗性的商标申请和注册信息被用在其品牌备案中。相应地，USPTO也能从与亚马逊的合作中获取相关信息，以协助其对商标注册申请过程中存在的欺诈等行为进行调查。

>>> 乱象原因分析

与中国不同，美国商标采用使用在先原则，这使得其商标制度设计与法律实务都将商标使用放在极为重要的位置。并且，美国商标在申请至注册阶段都需要保证申请人递交的材料/代理机构递交的文件及代理行为都真实、符合规定，如递交的信息/材料不详、不实则最终将导致商标无法通过审查，或在注册后留下让第三方发起挑战的漏洞。

纵观中国申请人在美国申请商标时存在的问题，大致可以分为三类：

1. 为注册商标采取主观的不诚信行为，如递交虚假信息、虚假使用证据、无善意使用意图（恶意抢注、抄袭模仿、恶意囤积）等；
2. 代理机构存在不诚信行为，如无证经营、冒用/伪造律师资格、律师签字做假、未尽代理机构注意义务（未审核申请人提供的资料，甚至未经授权递交虚假资料）等；
3. 急于在美国展开业务，购买商标时未检查该商标是否存在材料、信息做假等缺陷，导致损失。

也由于美国商标法规制度较我国商标法规制度更加复杂，我国的申请人在未充分了解的情况下，往往以国内商标注册申请的习惯对待美国商标注册申请，在主观行为和辨识代理机构资质方面未给予足够的重视，导致权利损失。

>>> 对策建议

申请人应正视遵守法规的重要性，了解美国商标注册申请制度，委托正规的商标代理机构和有资质的美国律师办理美国商标事务，不要盲目追求低价，也不可盲目追求快速获取商标权。

• 申请人层面

申请人若有计划在美国进行商标申请，以及商标效力的持续维系，需主要关注如下方面：

1. 选择正规代理

申请人应尽一定程度的审慎注意义务，了解更多美国商标申请相关信息及要求、清醒识别非正规代理，对于市面上所声称的低价代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理机构所代理的申请人类似的境地。

就前文所述美国商标律师执业资格问题，申请人可通过如下美国官网，核查美国律师执业资格与被下发陈述理由令或制裁令等情况，挑选正规代理、抵御风险：

• 查询律师资格：

https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney

• 查询代理机构是否有不良历史：

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks

2. 重视使用

申请人在前期商标布局、注册申请、后续维护、侵权维权等各个环节均需重视商标使用，注意持续留存商标使用证据，防止商标被官方从注册名单中剔除。

3. 按需注册

基于实际使用需求选定商品/服务项目，防止类似国内防御性指定商品/服务项目，导致后续难以提交使用证据，进而证据造假、陷入恶性循环。

• 代理机构层面

鉴于近年美国官方对于商标审查愈发严格，作为代理机构，建议重点关注如下事项、严密防范风险隐患：

1. 严格遵守诚信原则

代理机构在自身严格遵守诚信原则的基础上，也应引导申请人重视该原则、避免虚假陈述等招致相应法律风险。

2. 信息审核、风险提示

对申请人提供的各项信息、使用证据等进行严格审核、确认，使得各项申请信息符合官方要求。

如申请人拟指定商品/服务项目过多，需及时提示风险，告知后续使用证据提交义务及相关注意事项，建议申请人结合实际商业需求选取商品/服务项目；注册后提交第5-6年、第9-10年等商标效力维护性使用声明时，若实际使用证据范围有限、证据存在瑕疵等，建议申请人主动删除难以提供真实使用证据的项目，防止虚假陈述导致的商标可能被撤销的后果。

3. 规范文件签署程序

代理机构应规范文件签署程序，对于必须申请人签字的文件，须严格按照官方要求转达申请人安排签字，切勿因期限紧急而发生代签等不规范的操作。