【专利基本信息】

发明名称：高效液相色谱分析拉莫三嗪的方法

申请号：202110421962.4

申请日：2021年4月20日

授权公告日：2023年12月22日

一、案例背景

三金集团湖南三金制药有限责任公司（下称“申请人”）于2021年4月20日向国家知识产权局提出发明名称为“高效液相色谱分析拉莫三嗪的方法”的发明专利申请（下称“该申请”）。该申请先后收到三次审查意见通知书，对此，申请人对原权利要求进行了修改并做出意见陈述，然而该申请最终还是被驳回。驳回决定认为：该申请与对比文件1的区别技术特征，如流动相pH、检测波长、洗脱方式等色谱条件以及检测对象均为本领域的常规技术调整，因此在对比文件1和2（作为公知常识证据）的基础上结合本领域的公知常识，得出权利要求的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，该申请不具备创造性。

2023年9月，申请人就该申请的驳回问题向华进知识产权的专利代理团队（下称“华进团队”）咨询救济策略，经过沟通，华进团队接受委托并于2023年11月02日向国知局提出复审请求。2023年11月17日国知局根据前置审查意见书的意见撤销驳回决定，并于2023年11月30日发出《授予发明专利权通知书》。

二、该案看点

色谱分析作为生化分析类专利的一大分类，技术点大都集中于色谱条件的设置，包括流动相、洗脱程序、色谱柱类型、柱温、流速、监测方式等。该申请在实质审查阶段中经过三次审查意见答复，修改后的权利要求已经涵盖了上述所有色谱条件的设置相关的技术特征，然而依然未获得审查员的认可，在此种情况下，如何对该申请的创造性进行争辩是复审请求需要面对的关键难题。

三、办案策略

2023年9月，华进团队接受委托后，迅速对该申请的基本情况进行分析并与申请人进行了技术要点的讨论，主要围绕该申请的研究目的、关键考察的技术点、相比较对比文件1所能够实现何种更优的技术效果等，并最终确认，虽然单就该申请的色谱条件而言，对比文件1所公开的方案均有所涉及，但是均与之存在一定的差异，复审请求争辩的重点在于能否充分证明并说服审查员，此差异并非驳回决定中认为的“常规技术调整”，也即证明该申请所能够取得的技术效果相比较对比文件1是有明显提升的或不可预期的。

办案过程概述如下。

（一）技术方案内容

首先，该申请和对比文件1、对比文件2的技术方案内容如下：

1、该申请的原权利要求1：

一种高效液相色谱法分析拉莫三嗪有关物质的方法，其特征在于包括如下检测条件：

色谱柱采用十八烷基硅烷键合硅胶柱；

流动相：以甲醇为流动相A：pH值4.2‑5.0的0.2‑0.8％三乙胺溶液为流动相B；采用梯度洗脱，梯度洗脱程序如表1-4所列。

2、对比文件1（HPLC 法测定拉莫三嗪片的含量，陈司汉等，北方药学，第11 卷第7 期，第2-3 页）公开的技术方案：

对比文件1公开一种高效液相色谱法分析拉莫三嗪有关物质的方法，并具体公开了：

色谱柱采用十八烷基硅烷键合硅胶柱；流动相：以甲醇为流动相A：pH 值4.0的0.5％三乙胺溶液为流动相B；采用等度洗脱；检测波长为265nm、色谱柱柱温为40℃、流速范围为0.8ml/min；有关物质为拉莫三嗪、杂质B、拉莫三嗪和杂质B。

3、对比文件2（分析化学，朱开梅等，第305 页，西安交通大学出版社）作为公知常识证据，具体公开了等度洗脱和梯度洗脱各自的优点和缺点所在。

（二）复审争辩策略

基于技术方案的对比分析，梳理后的复审争辩策略如下：

（1）肯定该申请的技术效果。对于技术效果，驳回决定认为：原说明书并未记载试剂样品的检测，故不能说明对实际样品检测时可以检测出多少物质以及各物质的分离情况。对此，通过补充文献或已授权专利证明，混合对照品的分离情况能够反映实际样品的分离情况，进而说明该申请的技术效果切实可行。

（2）说明该申请的技术效果相比现有技术是不可预料的。对此，驳回决定认为：原说明书并未说明相对于现有技术而言取得了何种预料不到的技术效果。对此，首先，强调“预料不到的技术效果”的参照物应为对比文件1，而非该申请说明书记载的内容，即说明不是必须有对比例才能证明预料不到的技术效果；其次，通过仔细查阅原说明书，发现该申请实际对色谱柱进行了考察，且不同的色谱柱的分离效果不同；再次，客观上而言，该申请能够实现拉莫三嗪中6个杂质的分离，这是传统方法和对比文件1均未实现的；另外，补充实验数据证明对比文件1并不能实现该申请的技术效果。

此外，在梳理过程中还发现，驳回决定中还存在两处事实认定错误：

（1）将活性成分拉莫三嗪认定为有关物质；

（2）将该申请说明书第54-135段内容考察的拉莫三嗪和杂质B、C、E的分离，判定为现有技术已经公开的拉莫三嗪和杂质B、C、D的分离。

上述事实认定错误涉及该申请的技术方案和技术效果，结合这些事实认定错误，可以尝试从根本上否定驳回决定中关于创造性的认定——对于技术方案和技术效果的准确认定是以“三步法”判断创造性的基础，在驳回决定对该申请的技术方案和技术效果均存在事实认定错误的情况下，显然不可能客观地判定该申请的创造性高度。

（三）审查结果

按照上述答复要点进行意见陈述后，最终审查员接受了华进团队的代理观点，在前置审查中撤销了驳回决定。

四、案例启示

生化分析类专利均是基于特定的分析仪器展开研究，例如液相色谱、气相色谱、光谱等，其技术方案具有共性，主要体现均是对分析仪器的设置参数进行考察，并在仪器参数范围之下寻找能够实现目标物优化分离的小范围参数。以该申请涉及的色谱分析类专利为例，其技术方案的技术点就大都集中于流动相、洗脱程序、色谱柱类型、柱温、流速、监测方式等色谱条件的设置。因此，生化分析类专利难以有开拓性的创新技术出现，实审过程中，审查员也比较倾向于给出仪器参数的设置均是常规选择的审查结论。此类案件类似于审查指南中的“选择发明”，相应内容为“选择发明，是指从现有技术公开的宽范围中，有目的选出现有技术未提及的窄范围或者个体的发明。在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素”。因此，对于生化分析类专利，如何证明技术方案的技术效果的不可预期性是反驳“常规选择”以及提升该申请创造性的关键所在。

基于此，在进行生化分析类案件的专利申请时，建议：

（1）充分挖掘专利申请所能够取得的优势，比如分离的组分更多、分离度更高、检测时间更短、检测结果更准确等等；

（2）对于影响专利申请技术方案的效果实现的关键参数进行充分考察，并在原申请文件中记载相应的实验数据，证明参数的优选以及非常规性。