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ACIP精读 | 提炼智慧成果,锻造高质量专利
发布时间:2020-06-24

 The Author :    

作    者:马梓洋   华进国内专利事业部


>>>  引  言


珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力公司”)和宁波奥胜贸易有限公司(原宁波奥克斯空调有限公司,以下简称奥胜公司),是国内家喻户晓的空调龙头企业。作为竞争对手,两家公司之间发生过多起侵害专利权纠纷,并为此对簿公堂。


2008年4月25日格力公司提出了名为“一种空调机的室内机”的实用新型专利申请,专利号为ZL200820047012.X,并于2009年5月20日获得授权。


2017年1月,格力公司以奥胜公司侵害该实用新型专利权为由,向广州知识产权法院提起诉讼,广州知识产权法院于2018年4月作出(2017)粤73民初390号民事判决,判决奥胜公司赔偿格力公司经济损失人民币4000万元。


2019年8月30日奥胜公司不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院作出(2018)粤民终1132号二审判决,认定奥胜公司构成恶意侵权,并维持了广州知识产权法院关于4000万损害赔偿的判项。在诉前及诉讼过程中,奥胜公司针对涉案专利先后提出数次无效宣告审查请求,涉案专利至今仍维持有效。


笔者在阅读了涉案专利文件、一审、二审判决书,以及多次无效宣告请求审查决定后,反思专利申请文件撰写的得失,挖掘专利申请文件撰写技巧,以期获得更高质量的专利申请文件的撰写思路。


>>>  PART 1

字斟句酌 权利要求合理的上位概括


在专利侵权判定中,在不构成相同侵权的情况下,应当进一步判断是否构成等同侵权。


等同侵权是将专利的保护范围扩大到了权利要求技术特征的等同范围,而不仅局限于权利要求的文义范围,但正是因为其突破了文义范围的限制,可能会被滥用而架空权利要求的定界和公示作用,并由此损害公众利益。


司法实践中,诉诸等同侵权很有可能会偏离原告的预期,使原告的维权之路变得曲折。因此,专利文件的撰写中较高的境界应当是让各种侵权行为构成相同侵权。如果撰写质量不高,权利要求没有进行合理扩展、概括,例如,比较常见的是权利要求和说明书的具体实施方式没有太大差别,如此很有可能权利要求的保护范围不能涵盖等同替代方式或明显的变型方式。此时如果适用于等同侵权,最多只能让权利要求的保护范围涵盖到合理扩展、概括的最大范围。


故,基于发明人提供的技术交底进行合理扩展、概括出保护范围宽且得到说明书支持的权利要求,是专利文件撰写者的价值和贡献的体现。


具体到本案中,双方争议的一个焦点在于,被诉产品是否具有“所述后接水槽(4b)呈倾斜设置”的技术特征。


奥胜公司认为,被诉产品的后接水槽是三段阶梯式设置,没有涉案专利后接水槽倾斜设置的技术特征。一审、二审法院均认为,该技术特征的实质在于,接水槽必须具有一高端和一低端,不施加外力的情形下,其中的冷凝水能够因重力作用自然从高端流至低端,再流入第一引水槽并最终排出。且说明书并未限定后接水槽具体是以何种方式倾斜,仅是记载了其作用是用于使其所接住的水流到低端以便通过第一引水槽流入前接水槽从而实现排水,应该理解为能够实现这一功能的合理方式。因此,只要依据上述技术构思而设置且能够解决上述技术问题,均应当认定落入本案专利权保护范围。


由此可见,涉案专利的撰写中,将利用高低差来解决后接水槽自动排水的问题的技术构思合理概括为后接水槽呈倾斜设置,如此尽可能涵盖了所有等同替代方式或明显变形方式,最大可能将尽可能多的潜在侵权方案纳入到相同侵权的范围之内,从一开始就采用最简单、最有效、最便捷的方式维护了自己的利益。


此外,禁止反悔原则对专利权人的杀伤力也非常大,专利文件的撰写除了要有一定的预见性和超前性,对可能出现的潜在侵权技术所有预见,还要对授权、确权程序中可能提出的质疑有所预见。


如涉案专利中,抓住技术的本质,在说明书中对后接水槽倾斜设置所体现的功能、效果进行了一个合理的说明和阐示,以使权利要求中的合理概括得到说明书支持,且在权利要求的解释环节,可以通过说明书的记载对权利要求中的技术特征进行合理、全面的理解和把握,从而提前跳出禁止反悔的禁锢。



>>>  PART 2

量体裁衣,步步为营,以静制动


涉案专利的无效和诉讼过程体现了专利文件的保护范围大小和权利稳定性的辩证关系。


理论上,权利要求的保护范围越大则其稳定性会降低,在实践中,专利权人和代理师希望合理的上位概括使权利要求将相同侵权的保护范围扩大,但如此,权利要求的保护范围将接近现有技术的边界,甚至与现有技术部分重叠,导致权利要求容易在授权、确权阶段会受到较多的质疑,在限缩修改权利要求时受到严苛的限制,进而使权利要求的保护范围的走向与专利权人的预期偏离。此外,随之而来也增加了现有技术抗辩的风险,因此,专利文件撰写的另一个核心和难度就在于如何突出相同侵权的保护范围与现有技术的分界线,该分界线越清晰则越有利于专利权人。


具体到涉案专利,其背景技术记载了以下技术问题:


前接水槽、后接水槽、引水槽、排水口等各零件或者组件分开设计,需要分别开制多副模具分别制造出各零件或组件后再组装,导致成本增加、生产效率低下。此外,装配工序复杂,容易产生装配问题,例如漏风和凝露问题,还有各零件或组件热胀冷缩而导致的异响。


可见,涉案专利的所要解决的最基本的技术问题是:


如何在空调室内机的装配中减少零件数量、减少装配工序。涉案专利的独立权利要求记载了面板、外壳、底壳、通风机、前侧热交换器、后侧热交换器、前接水槽、后接水槽、第一引水槽和排水孔等元件,并记载了各元件之间基本的相对位置关系及连接关系,以实现接排水功能。


同时,记载了解决该技术问题的核心技术手段:


底壳、前接水槽、后接水槽、第一引水槽一体成型。从而达到了生产时可以通过一个模具即可生产出相应的底壳及其相关设备,减少了零件数量,减小了装配工序、使生产效率大大增加,且减少了装配问题。


可见,涉案专利的独立权利要求,围绕发明的创新点,记载了一个较宽的保护范围,但独立权利要求的稳定性相对较低。


在专利侵权诉讼时,被诉侵权人通常会向国家知识产权局提出无效宣告请求,对于独立权利要求其保护范围最大,也最容易被宣告无效,而从属权利要求记载的技术特征相对较多,稳定性也相对较佳,因此从属权利要求的撰写质量的好坏一定程度上关系到专利的稳定性。


具体而言,在构建权利要求书时,从属权利要求应体现一定的逻辑顺序,避免各从属权利要求的引用线交叉,且构建出多个从权簇,以通过不同的从权或从权簇以不同逻辑、分层布局逐步凸显与现有技术的分界线。


例如,涉案专利的权利要求2、3、5、6、7分别为引用权1的从属权利要求,权4引用权3形成一个从权簇,权8和权9逐一引用权7,形成另一个从权簇。上述的从属权利要求的布局中,是以各元器件与热交换器、通风机和/或面板的物理关系为指引逻辑,在不同的权利要求中通过引入新的技术特征或对独权中技术特征的下位,从而能够全面、逐层凸显与现有技术的分界。这样,通过对从属权利要求多层次、全方位的布局,递进式的构造出多道防线,将发明点在纵深方向层层推进,可以在递进式的权利要求中逐步凸显相同侵权的保护范围与现有技术的分界线,从而避开现有技术,进而在多达13次的无效宣告请求程序中留出了取舍空间。


此外,笔者注意到涉案专利的类型为实用新型,专利权人在2008年12月18日还就同样的内容提出了一件申请号为200810220236.0的发明专利申请并最终获得授权,授权公告号为CN101749793B。暂且不讨论为什么在涉案的实用新型专利提出时没有同日提出发明专利申请,但仔细研读该发明专利后发现,经过实质审查程序的该发明专利的授权文本的独立权利要求中,相较于其公开文本的独立权利要求加入了涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求5、13和14限定的技术特征,从而符合三性的前提下,克服了不符合专利法第9条的缺陷而最终获得授权。


在此,笔者谨慎大胆猜测,在前述发明专利的答辩过程中,撰写者加入涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求5限定的技术特征以使发明专利的独立权利要求1具有创造性,而加入涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求13和14限定的技术特征,以克服不符合专利法第9条的规定。恰恰在涉案专利的侵权诉讼中,专利权人主张以经过无效宣告程序后的权利要求8、9及引用权利要求8、9基础上的权利要求12-14、16-17确定其专利权保护范围。也就是说,假如以前述的发明专利发起侵权诉讼,因其授权后的独立权利要求中包含了涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求5限定的技术特征,则很有可能得到的结果为奥胜公司以不侵权抗辩获得胜诉。


由此可见,涉案专利撰写时未雨绸缪,充分考虑到了发明专利和实用新型在授权阶段的审查程序的差异性,以及无效宣告程序中的权利要求的修改规则。


具体而言,发明专利在授权阶段,可能没有竞品出现或暂时没有识别出潜在的侵权产品,因此,为获得授权,权利要求的修改可能会引入一些对创造性有利,但对后续的司法实践不利的技术特征。而实用新型不经过实质审查,极大可能授权文本和申请文本基本一致,撰写时通过立体化的权利要求布局,将发明人提供的技术方案尽可能的呈现在权利要求书中。这样,一方面,以静制动,形成了严密的防线,防止竞争对手绕过,另一方面还为无效宣告请求程序中为权利要求的修改提供了足够的备选方案,以在有竞品或侵权产品出现时有针对性的选择修改方式,可谓一箭双雕。



>>>  PART 3

言必有据——从说明书的解释作用考量说明书的撰写


本案的诉讼阶段,双方争议的另一个焦点在于,经过无效宣告程序后的涉案专利的权利要求7的附加技术特征“换热器支架按压热交换器”,经查被诉产品的换热器支架插在底壳上,奥胜公司主张被诉产品没有该附加技术特征。


一审法院认为,涉案专利“换热器支架按压热交换器”,是对产品装配过程的要求。


而被诉产品将换热器支架插入底壳,并未提及装配时是否需要按压。两者的目的都是为了“将所述热交换器一端固定在底壳上”。故两者即便可比,也属于以基本相同手段、实现基本相同功能和效果、本领域普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的等同特征。


二审法院认为,从权利要求及说明书的相关内容来看,不能毫无疑义地确定“按压”一词是对方法步骤限定的解释。


在同一篇专利文件中,同一术语显然应具有同样的含义,从说明书整体上考察这一特征的实际含义,说明书的另外两处有关于“按压”的记载,分别是“在所述支承装置7c的上方,设有一个按压支承装置72c的换热器支架12,将该支承装置7c压紧于底壳4”和“该电机压板13按压所述热交换器6的另一端,使其固定于底壳4”。可见,“按压”更多是指两个部件的位置和连接关系,即一个部件将另一个部件“按压”或“压住”。这一解释与权利要求的记载并不矛盾。上述三处“按压”目的都是将某个部件固定于底壳上。被诉产品将换热器支架插入底壳,同时通过与热交换器端部相接的部位设有的第三凹部套住热交换器端部的U型铜管,最终实现将热交换器压紧固定于底壳的目的。按压主要是对受力过程的描述,在装配过程中,换热器支架安装至换热器一端以使其U形换热管端部固定在支架内的过程必然需要按压的步骤,符合本案专利“换热器支架按压热交换器”的技术特征,二者属于相同特征。


虽然,一审和二审判决对于前述的技术特征与被诉产品相应的技术特征是等同技术特征还是相同技术特征有所分歧,但内在逻辑均是利用合理的解释为基础来确定技术特征的含义。


具体而言,一审判决中,尽管涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求7中在字面使用了“按压”,但该条权利要求中其他技术特征,以及结合说明书中对于“按压”的功能、作用和效果的解释和限定,两者的目的都是为了“将热交换器一端固定在底壳上”,可以认定两者属于等同特征。


因此,根据一审法院的判决逻辑,如果严格按照权利要求的解释限定为字面含义,就会将这类等同的特征排除在权利要求的保护范围之外,对专利权人不公。


而二审判决中,仅从 “换热器支架按压热交换器”的文字表述看,很难判断是对方法步骤限定还是对两个部件的位置和连接关系的限定。遵循内部证据优于外部证据的原理,根据涉案专利的说明书实施例的记载,说明书中多次出现的按压是指:一个部件将另一个部件“按住”或“压住”,且最关键的是,将按压解释为按住”或“压住”,与“按压”最终实现的功能、作用和效果并不冲突和矛盾。


在此,剖析和寻找涉案专利的权利要求和说明书之间的关系和原理。


笔者发现,一方面,涉案专利的撰写者对于技术的理解比较深入,挖掘出了将热交换器一端固定于底壳过程中必然需要按压的技术构思,从而提炼出“换热器支架按压热交换器”较为上位且合理概括的技术特征。另一方面,涉案专利在说明书实施例中对于同一技术术语的表述和理解一致,在全面理解发明的本质的基础上,站在本领域一般技术人员的角度上,对权利要求中的技术特征的功能、作用和效果有比较详实的记载。如此,可以依据说明书对权利要求中的技术特征给予合理的解释,从而给专利权以合适的保护范围。


此外,还需要关注的是,权利要求的保护范围与侵权判定的直观性之间的平衡。具体而言,涉案专利中的采用“换热器支架按压热交换器”的文字表述,但不可否认,一审法院和二审法院对“按压”是对于方法步骤的限定还是两个部件的位置和连接关系的限定理解存在差异和争议。造成这个问题的原因在于,撰写者以期获得更大的保护范围,但存在侵权判定场景不直观的瑕疵,因此,撰写中应当在两者之间做出平衡和取舍,以期让专利侵权判断更加直观,更便于取证,减少专利侵权判定过程中的不确定性和主观性。



>>>  PART 4

言必有据——从创造性的角度考量说明书的撰写


创造性没法量化,公众只能从专利文件中感知创造性的高低。


虽然,一件发明创造的创造性本身高低可能是固定不变的,但是,专利文件的撰写带给公众对创造性高低的认知并不是一成不变的。这也是评判创造性的贡献的尺度和标准在实践中难以把握的影响因素之一。进一步而言,笔者认为,发明创造的灵魂在于技术构思的创新和对科技进步的贡献。脱离了创造性的发明创造,犹如无源之水无本之木。因此,在创造性的判断中非显而易见和技术进步共同支撑了创造性的高度。


涉案专利被提起了多次无效,多次无效宣告请求审查决定中,权利要求5与证据文件的区别技术特征“在所述风道前侧壁(8c)的末端设有挡风件(81c)”,奥胜公司主张该区别技术特征为处于更好地挡风需要而采用的常规技术手段或证据文件给出了设置挡风件的技术启示。审阅涉案专利的说明书,多处记载了“由于风道前侧壁的末端位于通风口处,该挡风件可以防止在室内机的排气口产生凝露,提高室内机的运行质量”。奥胜公司提供的证据文件显然未揭示设置挡风件的内在原因和目的,说明书对于技术进步和效果的记载,成为权利要求5具备创造性的决定因素。


无独有偶,涉案专利经过无效宣告程序后的权利要求8与证据文件具有区别技术特征“带凹槽且可与第三凹部(12b)相接的第二引水槽(12a),第二引水槽(12a)与前接水槽(4a)或者后接水槽(4b)相通”,撰写者对该区别技术特征的功能、作用和效果有比较准确、详实的记载,从而在多次无效过程中起到了决定性的作用。


从此角度剖析涉案专利说明书的撰写技巧,即是围绕发明点,着力描述所要解决的技术问题、技术方案,且技术方案的有益效果在说明书中也给予了明确的阐述。


如果将涉案专利的权利要求书比喻为肖像速写,则涉案专利的说明书可以比喻为全息照片,说明书及附图的信息量大而全,对于权利要求书中的内容“言必有据”,并将非显而易见性和技术进步综合起来考量撰写,在说明书储备充分的基础上,不仅可以在多次无效请求程序中可以从容不迫,信手拈来,还在侵权诉讼中为权利要求的争议技术特征作出了合理的界定。



>>>  结束语

专利申请文件的撰写启示


司法实践是专利质量的试金石,通过以格力诉奥克斯判赔4000万的专利侵权案为视角反馈撰写的得与失,笔者认为,在撰写专利申请文件时,应当注意以下问题:


1)撰写者需要不厌其烦的字字斟酌,句句斟酌,做到没有歧义,避免“带病授权”成为在侵权诉讼中的“雷区”,从而将风险尽可能降低。


2)撰写权利要求时,应当基于发明人提供的技术交底的具体技术内容,围绕发明构思准确提炼智慧成果,进行合理的拓展和概括,概括出的保护范围不仅要尽可能涵盖等同替代方式或明显变型方式,还应当得到说明书的支持。


3)在合理概括中,还应当考虑保护范围和侵权场景的直观性之间的平衡,以使专利侵权判断更加直观,更便于取证,做到心中有数、预备后招,减少专利侵权判定过程中的不确定性和主观性,确保专利权人在侵权诉讼中居高临下。


4)权利要求应当层层设防,进可攻,退可守。横向上考量与说明书的呼应,不应仅以获得授权为唯一目的,还要经得起确权和侵权的考验。纵向上充分考虑可能遭遇的侵权技术方案以及被诉侵权人可能采用的应诉手段,提前布局,努力撰写出一份表述清晰、逻辑严谨、层次分明的权利要求书。


5)说明书一定要对于技术特征在发明中的技术效果进行详实的记载,以充分展示和体现发明的创造性高度,让公众或法官阅读说明书之后,能够发现和认识权利要求主张的保护范围与现有技术之间的明确界限。


6)说明书中在对权利要求的术语进行定义或解释时,应当满足准确、合理地概括和解释,否则容易导致理解的困难或者导致未能涵盖所有实施例涉及的情况。


7)对技术问题和发明目的的表述不要过于笼统、夸大或过于下位,使技术问题和发明目的与专利申请相较于现有技术的作出的技术贡献相匹配。如果对技术问题和发明目的表述过于笼统、夸大会对后续的权利要求的修改造成限制,甚至是失去限缩性解释的机会导致权利被无效。如果技术问题和发明目的的表述过于下位,会对侵权诉讼阶段权利要求的解释造成困扰。


拥有多年的知识产权专业服务经验,研发经验,以及知识产权的管理和事务经验。擅长为机电、光电等不同领域企业提供专利检索分析、专利代理、专利复审。先后处理了大量专利申请、答辩,并在专利挖掘、布局和培训等方面积累了丰富的经验,可为客户提供高质量的知识产权服务。


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