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ACIP精读 | 正牌代理却被指侵权,如何应对?
发布时间:2020-06-19

  The Author :    

作    者:邓       华进商标事业部



国外品牌方授权代理经销商

运营中国市场实属常见


但作为代理经销商的你们

是否曾提防过其中的“商标隐形陷阱”?

 

以下,笔者将以第27118339号“”商标无效宣告答辩案件为例,浅谈经销商在品牌经营过程中如何排除商标注册及使用的隐患,避免“‘正主’的权利申诉”“商标有名无分”的策略失误。



>>>  案情简介


“珠海纽博华世商贸有限公司”(下称被申请人)是一家主营汽车音响进出口业务的商贸公司。其于2018年10月7日在第9类“扬声器;振动膜(音响)”等商品上成功注册第27118339号“”商标(下称争议商标)


2018月12月20日,“同威贸易(香港)有限公司”(下称申请人)针对被申请人已获核准注册的争议商标提起了无效宣告申请。而后,被申请人委托我司进行了无效宣告答辩。


经审理,2020年4月13日,国家知识产权局商标局(下称商标局)依法裁定申请人无效宣告理由不成立,争议商标予以维持。



>>>  案件梳理

 

// PART 1 ——申请人的主张及依据


争议商标“”于2017年10月26日递交申请,与文字“诗丽雅”搭配使用在第9类功放、扬声器等产品上。基于该事实,申请人对争议商标提起无效宣告申请,主张:


理由一 ”系申请人自创的图形,申请人享有在先著作权。申请人早在2010年已经在香港地区注册有第301700117号“”商标,争议商标系对申请人享有在先著作权美术作品的复制抄袭,同时构成对申请人在先使用商标的不正当抢注。
理由二 被申请人与申请人为同行,彼此地理位置临近,且被申请人名下5件商标均是抄袭他人知名商标,被申请人具有明显复制抄袭、他人商标的故意,扰乱了商标注册管理秩序。


 

根据申请人的无效宣告理由及证据,可以整理出如下的时间轴:


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单看上面的理由和证据,可谓是一环扣一环...


虽然申请人及其关联企业在中国大陆申请的商标最终并未获准注册,但结合其在香港在先申请商标的行为以及“”品牌后续宣传销售、产品获奖等证据,容易让人误认为在争议商标申请注册前(2017-10-26),申请人即已使用了“”图形商标对于被申请人而言,该些证据已将其置于十分被动、不利的地位。


但这就是真相吗???


接下来,我们将时间线拉长并放大,补充时间轴上那些由申请人恶意隐去的事实(已重点标红),即能清晰知晓整个案件的来龙去脉。


点击图片查看大图



当我们将上述时间轴进行信息填充后,被隐藏的真相即浮出水面:


真相一 意大利诗丽雅全系列功放品牌“”诞生于1993年,由“意大利诗丽雅公司(Celestra di Giuseppe Ruggieri)”纯手工打造,发展至今。
真相二 2014年,申请人曾是“意大利诗丽雅公司”的授权经销方。但因申请人坐地抬价,并以“VA、RA”系列功放为模板设计出价低质劣的“FA黑色”系列功放假冒产品后,彼此的代理关系已于2015年终止。
真相三 从2016年1月份起,被申请人及关联企业“华世有限公司”正式成为大中华地区(中、港、澳、台)地区唯一一家“(诗丽雅)”产品总代理经销商。被申请人申请注册并使用争议商标“”,已获得“意大利诗丽雅公司”的同意。


因此,2007-2013年间,申请人看似正当的商标及域名注册行为都是在未获得“意大利诗丽雅公司”授权的前提下进行的,本身就是抄袭抢注行为。而申请人自2015年之后的商标使用行为,皆是打着“意大利诗丽雅公司”名号的幌子,行假冒伪劣产品之事。


至此,申请人所谓的拥有在先著作权及商标专用权的无效理由不攻自破,仅仅是其伪造的一种在争议商标申请注册前已在先使用的假象。

 

单方面看,申请人的理由及证据似乎“无懈可击”,足以使人信服;但从全局来看,就能发现其中的端倪。


若听信其一家之言,争议商标难逃被宣告无效的最终命运。

 

// PART 2——被申请人的应对和反击


面对申请人看似正义凌然的指控,被申请人在答辩中共提交了31份长达700多页的证据,以证自身。


其中主要包括:


被申请人签订的“(诗丽雅)”品牌独家经销书及争议商标的推广销售证据;
“意大利诗丽雅公司”及被申请人的维权声明;
申请人违法侵权(如申请人发布的虚假代理权报道、申请人代理商依傍意大利“诗丽雅”品牌推广销售的媒体报道以及申请人侵权行为公证件、工商举报函)等证据。


而针对申请人的具体理由,除了说明争议商标的合法来源以及上述申请人侵权事实外,还明确指出其香港商标注册证以及申请人关联主体申请商标的行为,不能单独作为认定申请人享有在先著作权的定案证据同时,还明确申请人提交的各项证据的形成时间均晚于“意大利诗丽雅公司”商标注册日期,也未提交相关图形作品创作、发表的客观证据,申请人不享有在先权利。


此外,申请人所指的被申请人抄袭其他知名品牌的行为,实际上是被申请人取得全中国总代理经销权的其他知名品牌,被申请人在中国申请注册这些商标具有合法授权。相反,我司查询到,申请人作为汽车音响经销商,除了抄袭本案的“诗丽雅”品牌外,还抢注被申请人代理的丹麦B2 AUDIO品牌及“”等其他知名汽车功放品牌,反证申请人一惯抄袭、摹仿他人商标之恶行。

 

最终,争议商标予以维持。

 


>>>  品牌启示

 

1. 排查隐患 明白代理


品牌先行商标滞后,是不少国外品牌方的通病。作为经销商,在接受品牌代理前,应做好“尽调”,谨慎排查之前及现有可能存续的代理关系,并核实品牌商标的注册情况。当涉及委托注册商标时,亦应当以书面形式确认商标授权申请之事宜,留个心眼,以防陷入权利“先天不足”、“四肢不全”的尴尬局面。

 

2. 穷尽救济 奠定胜局


该答辩案件的成功只是开始,并非结局。申请人除第9类外,还在其他类别上抢注“”商标,被申请人的维权仍然任重而道远。但该案件的阶段性胜利,既为后续的维权奠定了权利基础,也为客户坚定了信心。因此,面对同样情况的当事人,一定要积极行使《商标法》赋予的救济权利,真相往往越辩越明。



>>>  结 语


这是最好的时代

全球化的市场让每一个品牌都有机会走向世界


这是最坏的时代

便利的信息获取让抢注人盯上了全世界的品牌


自2015年起一直从事知识产权工作,在商标行政授权确权案件以及商标侵权等方面拥有丰富的实践经验,擅长处理商标驳回复审、异议、无效宣告等疑难及综合性商标争议类案件,并提供商标注册检索、商标监测以及法律分析方案等多项法律服务。服务客户群包括:华为、华润集团、美的集团、恒大地产、广汽集团、APM Monaco、酷狗等国内外知名企业。