>>> 引 言

马库什权利要求（Markushclaim）是一种特殊的权利要求撰写方式。1923 年，美国化学家尤金·马库什（Eugene Markush）采用“选自由……构成的组”的方式撰写权利要求，对一组性质相似的化合物进行概括，向美国专利商标局提交了专利申请，之后该专利申请被授予发明专利权（US1506316），之后这类撰写方式的权利要求被称为马库什权利要求。马库什权利要求采用列举的方式对没有共同上位概念的多个选项进行概括，已经被广泛应用于化学、医药、生物领域的发明申请中。通过对不同变量的可选要素分别列举示例，马库什通式化合物可以涵盖大量的具体化合物。

我国《专利审查指南（2010）》第二部分第十章第 8.1.1 小节中对“马库什权利要求”做出如下定义① ：“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成马库什权利要求。……这种可选择要素称为马库什要素。”马库什权利要求通常采用封闭式撰写形式，美国《专利审查程序手册（MPEP）》中给出了马库什权利要求的经典表述示例：“一种选自由 A、B 和 C 构成的组之材料（a material selectedfrom the group consisting of A, B, and C）”或者“其中所述材料是 A、B 或 C（wherein the material is A, B, or C）”②。

马库什权利要求因其极强的概括能力而被广泛采用，但也正是由于其可能涵盖成千上万的具体化合物，围绕马库什权利要求的法律属性、修改方式、新颖性、优先权、创造性、说明书支持等方面一直存在较大争议。最高人民法院在（2016）最高法行再 41 号行政判决中，明确了马库什权利要求的性质、无效程序中的修改原则及创造性的判断方法等问题，对化学和医药领域专利申请的撰写与审查产生了重要的指导意义，该案例被评为 2017 年中国法院十大知识产权案件③。尽 管 如 此， 关 于 马 库 什 权 利 要 求 的 创 造 性④⑤⑥、支持性、单一性⑦、优先权⑧⑨等问题仍是业界难点，本文将围绕马库什权利要求的支持性问题展开讨论。

马库什权利要求的支持性问题与审查标准

最高人民法院指出，马库什方式撰写的化合物权利要求一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式；马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物；马库什权利要求不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案。本文中也将马库什权利要求定义的通式化合物称为“马库什化合物”。

马库什权利要求的支持性，指的是权利要求应当得到说明书支持，也即《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第 26 条第 4 款中所述“权利要求书应当以说明书为依据”。关于《专利法》第 26 条第 4 款的释义，我国《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第 3.2.1 小节中规定⑩ ：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。”在化学、生物医药等技术领域，根据说明书充分公开的内容概括得出的权利要求，一般需要实施例的实验数据提供支持。《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第 2.2.6 小节中规定，实施例的数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定⑪。

那么，对于马库什化合物权利要求而言，判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑哪些因素呢？

对于上述问题，笔者认为可以参考以下两个无效案例给出的指引。第 45996 号无效宣告请求审查决定指出，对于马库什化合物权利要求而言，判断该权利要求是否得到说明书的支持时，应当基于说明书公开的整体内容，尤其是效果实施例的分布，考虑权利要求保护的化合物是否能够解决发明要解决的技术问题并达到相应的技术效果。如果说明书公开的内容，既无全面的实验范围覆盖，也不能根据本领域普通技术知识确定符合通式的所有化合物均可以解决发明要解决的技术问题，达到预期的技术效果，则认为所述权利要求未得到说明书的支持⑫；第 38388 号无效宣告请求审查决定则针对相反情形指出，如果根据说明书充分公开的内容，不能否定权利要求保护的化合物可以解决发明要解决的技术问题，且无相反证据证明权利要求保护的化合物不能达到所述技术效果，则不能断言所述权利要求未得到说明书的支持⑬，也即针对否定权利要求得到说明书支持的主张应当承担一定的举证责任。

马库什权利要求的支持性问题与审查标准

最高人民法院指出，马库什方式撰写的化合物权利要求一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式；马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物；马库什权利要求不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案。本文中也将马库什权利要求定义的通式化合物称为“马库什化合物”。

马库什权利要求的支持性，指的是权利要求应当得到说明书支持，也即《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第 26 条第 4 款中所述“权利要求书应当以说明书为依据”。关于《专利法》第 26 条第 4 款的释义，我国《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第 3.2.1 小节中规定⑩ ：“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。”在化学、生物医药等技术领域，根据说明书充分公开的内容概括得出的权利要求，一般需要实施例的实验数据提供支持。《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第 2.2.6 小节中规定，实施例的数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定⑪。

那么，对于马库什化合物权利要求而言，判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑哪些因素呢？

对于上述问题，笔者认为可以参考以下两个无效案例给出的指引。第 45996 号无效宣告请求审查决定指出，对于马库什化合物权利要求而言，判断该权利要求是否得到说明书的支持时，应当基于说明书公开的整体内容，尤其是效果实施例的分布，考虑权利要求保护的化合物是否能够解决发明要解决的技术问题并达到相应的技术效果。如果说明书公开的内容，既无全面的实验范围覆盖，也不能根据本领域普通技术知识确定符合通式的所有化合物均可以解决发明要解决的技术问题，达到预期的技术效果，则认为所述权利要求未得到说明书的支持⑫；第 38388 号无效宣告请求审查决定则针对相反情形指出，如果根据说明书充分公开的内容，不能否定权利要求保护的化合物可以解决发明要解决的技术问题，且无相反证据证明权利要求保护的化合物不能达到所述技术效果，则不能断言所述权利要求未得到说明书的支持⑬，也即针对否定权利要求得到说明书支持的主张应当承担一定的举证责任。

如何克服及应对支持性缺陷

鉴于马库什权利要求的高度概括性，专利权人难以放弃这样的撰写方式，尽管这样的撰写方式往往存在不符合专利法第 26 条第 4 款规定的风险，导致专利权的稳定性不足。这就很有必要探寻对支持性风险的克服方法和应对方式。

（一）探讨支持性缺陷的克服方法

在实质审查程序、复审程序、无效宣告程序中遭遇支持性缺陷时，往往只能通过缩小权利要求的保护范围来克服，而且应当缩小到说明书的公开内容能够支持的合理范围。这就需要修改权利要求书，然而，权利要求书的修改在不同的阶段具有不同的限制，并且还需要考虑专利权人和社会公众之间的利益平衡。

关于马库什权利要求修改方式的争议焦点主要在于是否允许删除部分马库什要素的修改方式。

对于无效阶段，国家知识产权局第 74 号公告对《专利审查指南》进行的修改中，在第四部分第三章第 4.6.2 小节中规定了无效宣告程序中允许的新修改方式㉕：“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。”在（2016）最高法行再 41 号行政判决之后，北京知识产权法院认为㉖，即便无效阶段的修改不应绝对地限于上述四种方式，也并不当然意味着删除部分马库什要素的修改方式可以被接受，而是需从修改制度的利益基础角度进行分析。最高人民法院认为㉗，在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，并确立了无效宣告程序中马库什权利要求的修改原则：“在无效阶段对马库什权利要求的修改原则应当是不能因为修改而产生具有新性能和作用 的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。”根据该案例的裁判要旨，原则上不允许对马库什要素进行任意地删除，但可接受附条件地删除。

此外，在（2016）最高法行再 41 号行政判决中，最高人民法院采纳了“整体技术方案论”，明确了马库什权利要求的性质为概括性而非化合物集合性质的技术方案，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。由于马库什权利要求的整体性，删除部分变量的部分马库什要素，导致产生新组合方式的技术方案，如果这个新组合方式的技术方案在原申请文件中没有记载，就会导致不符合《专利法》第 33 条的修改规定。从这个角度来讲，也不允许对马库什要素进行任意的删除。不过，最高人民法院确立的修改原则并没有绝对地要求删除部分马库什要素后形成的新马库什权利要求必须在原申请文件中有记载。而早期2002年的第 4W00423 号无效宣告请求审查决定㉘对马库什权利要求的修改采用了严格的“整体技术方案论”与《专利法》第 33 条相结合的判断标准 ：“对说明书中以马库什通式表示的化合物的取代基范围进行修改时，如果修改后的取代基范围在原说明书中没有相应的文字记载，本领域技术人员也不能从原说明书公开的相应化合物的具体实施例直接地、毫无疑义地推导出，则该修改属于不符合《专利法》第 33 条所规定的修改。”

对于实质审查阶段和复审阶段，专利权尚未产生，还不存在公示效力，在这两个阶段可以对专利申请人的利益提供更多的保障，在满足《专利法》第33 条、《专利法实施细则》第 51 条第 3 款、《专利法实施细则》第 61 条第 1 款相关条款规定的前提下，可以给予专利申请人更大的修改空间。在国家知识产权局制订的《专利审查操作规程 (2011 版 )——实审分册》㉙中指出允许在实质审查阶段删除马库什权利要求的可选要素 ：“删除权利要求中通式化合物各取代基定义中的一个或多个选项为克服审查员提出的马库什化合物权利要求不能得到说明书支持等缺陷，申请人可能会删除通式化合物各取代基定义中一个或多个选项。这种删除实质上是在原申请文件记载的多个并列选择的技术方案中删除某些技术方案，一般不会导入原申请文件中未曾记载的新的内容，原则上应当允许。但是，如果这种删除的修改方式使得权利要求请求保护的通式化合物相当于数个具体化合物，而这些化合物中有的是原申请文件中并未明确记载的，则不能允许。”删除马库什权利要求可选要素的修改方式，并不违背《专利审查指南 (2010)》第四部分第二章第 4.2 节中复审程序中的修改规定㉚，因此，复审程序中原则上也允许删除马库什权利要求可选要素的修改方式。专利复审委员会第 161544 号复审请求审查决定中采纳了这种观点㉛：“对于马库什权利要求来说，如果修改后的技术方案可以通过对原权利要求各取代基并列的选项进行删除而获得，则修改后的权利要求符合《专利法》第 33 条的规定。”

（二）探讨支持性风险的提前应对

实质审查程序、复审程序、无效宣告程序中的修改方式都受到不同程度的修改限制，导致可能无法将权利要求的范围修改至专利权人所满意的程度。为了适应不同程序中的修改限制，避免因无法进行允许的修改而被迫放弃一部分保护范围，有必要在专利申请文件撰写之初，就不仅要充分考虑授权标准的支持性要求，还应当预先设置备用的权利要求以便应对不同阶段中的支持性风险。可以从以下几个角度控制专利申请的质量。

第一方面：在实施例中公开足够种类和数量的具体化合物及其效果验证，并注意合理的分布，使本领域技术人员根据本领域普通技术知识足以确定符合通式的所有化合物均可以解决发明要解决的技术问题，达到预期的技术效果。不考虑新颖性、创造性等其他缺陷的情况下，从图 1 的马库什权利要求的布局示意图中可以直观地理解，(A) 方式的布局存在较大的得不到说明书支持的风险，而 (B) 方式的布局辅以必要的逻辑推理会把支持性风险大大降低。

第二方面：以实施例中经过效果验证的具体化合物（以下简称“实施例化合物”）为基础和起点，从不同变量的角度设置多个中间层级的权利要求范围，如图 1(B) 布局方式所示，最低层级的权利要求应该包括实施例化合物。通过层层嵌套的不同中间级别的权利要求范围，使得能够灵活地选择权利要求的限缩方案，最大程度地避免保护范围的损失，而且也为克服新颖性、创造性缺陷提供充分的修改依据。需要注意的是，应当在说明书中充分阐述概括出这些中间层级权利要求的依据，特别是需要描述清楚单个层级内可选择化合物之间的技术共性与相应的技术效果之间的关联性（比如借助于作用机理）。

第三方面：对不同变量各自独立地描述其可选方式，并尽可能多地提供不同变量之间的组合方式，并充分公开不同组合方式对技术效果的影响。

第四方面：合理概括最大范围的独立权利要求，确保所有的待保护实施例化合物都被纳入到独立权利要求的范围之中，还要结合申请目的调整独立权利要求的最大范围。对于未提供实施例效果验证的可选择化合物，有必要通过适当数量的表格化合物公开结构，并辅以必要的逻辑推理，说明这些表格化合物与实施例化合物之间的关联性，为合理预期这些表格化合物的技术效果提供合理依据。不论是仅仅公开了结构的表格化合物，还是未公开结构的其他具体化合物，都应当结合研发情况确定在本申请中的保护目的和公开策略，包括是否需要公开、公开到何种程度、是否有要求优先权的后续安排、是否允许形成保护性公开等等。尤其避免对后续的改进申请、等同侵权的适用产生不利影响。

第五方面：对于可能存在的不可实现化合物，尽量排除在不同层级权利要求的保护范围之外，并在说明书中提供足够的信息使本领域技术人员足以区分可实现化合物和不可实现化合物。

>>> 结 语

马库什权利要求的特殊性导致了存在支持性缺陷的潜在风险，从而给专利权的稳定性带来不利影响。对于马库什化合物权利要求而言，在判断该权利要求是否得到说明书的支持时，应当基于说明书公开的整体内容，尤其是效果实施例的分布，考虑权利要求保护的化合物是否能够解决发明要解决的技术问题并达到相应的技术效果。马库什权利要求的支持性，还与单一性、等同侵权、新颖性、创造性等问题存在关联。为了尽量避免支持性问题，并且能够灵活应对实质审查程序、复审程序、无效宣告程序中的不同修改限制，本文特别建议从不同变量的角度设置多个中间层级的权利要求范围，形成嵌套的权利要求布局体系，最大程度地避免保护范围的损失，也为克服新颖性、创造性缺陷提供修改依据。此外，笔者还建议借鉴欧洲的专利审查经验，提供一种合理的机制，当专利权人在说明书中给出足够的信息，足以使本领域技术人员识别并排除这些不可实现化合物时，建议允许专利权人在《专利法》第 26 条第 4 款规定下有机会维持其专利权有效性。