400-883-1990

资讯

了解行业以及华进新闻资讯。

ACIP精读 | 从一个六通授权案例浅谈审查意见答复过程中的“见招拆招”

发布于:

2020-04-23

 The Authors :    

作    者:樊   倩   华进国内专利事业部

审    稿:周   玲   华进国内专利事业部


>>>  
引言
 
在发明专利申请的审查过程中关于创造性方面的审查意见成为主流意见,审查员与专利代理师之间经常会针对创造性问题上演激烈的“辩论赛”,前者更多时候是想要站在社会公众的角度对专利申请从严审查,以尽可能给予一个有限的保护范围,后者则代表的是申请人的利益,以尽可能争取一个合理的最大化的保护范围,因此在你来我往的书面交流过程中,代理师需要尽力推翻前一次审查意见通知书中发明不具备创造性的结论,而审查员则需要结合代理师的答复意见以及对发明的重新认识不断补充检索和重新审视创造性,这种“拉锯战”式的审查与答复过程无形中使得审查员发出的审查意见通知书(以下简称“审通”)次数越来越多,因而在代理实践中长“审通”的案子也是屡见不鲜。

我们知道,如果某个案子审查员就创造性问题从一通连续发到三通,已经传递出该案可能被驳回的强烈信号,答复成功的几率大大降低,更不用说四通甚至五通的情况了。


然而,笔者有幸处理了一个“审通”次数(包括授权通知书)长达六次的案子,在答复完五通后终于在六通获得授权,个人分析后认为,该案之所以能够在如此长的“审通”之后还能获得授权,是与笔者在答复过程中见招拆招、耐心应对、不抛弃不放弃的做法密不可分的。


下面我们就结合该案的审查过程来看看笔者是如何做到“见招拆招”的。



 >>>  案例分析


本案涉及同步播放方法和系统,整个审查过程历时两年,经过了五次审查意见答复,期间审查员多次更换对比文件评述创造性,整个过程参见下表:


时间
审通
对比文件
审查结论
2017.
10.17
一通
D1+D2+公知
全无创造性
2018.
3.23
二通
D1+D2+D3+公知
全无创造性
2018.
8.21
三通
D4+D5+D6+公知
全无创造性
2019.
1.21
四通
D4+D7+公知
全无创造性
2019.
6.5
五通
D4+D7+公知
全无创造性
2019.
9.29

授权通知书

——
具备创造性
授权


关于本案,说明书中记载的发明所要解决的技术问题如下:


现有同步播放技术进行信息同步后,需要在同步设备和被同步设备之间同时保持同步信息的播放状态,同步效果差。


本案的技术问题对应的实际应用场景其实就是已被公众所熟知的投屏技术,比如将手机上正在播放的视频投屏到智能电视上,投屏后智能电视与手机即可同步播放同一视频,然而该过程必须保持手机端视频的同步播放状态,参见下图所示的场景:


为了解决以上技术问题,本案提供了这样一种发明构思,即通过同步终端接收被同步终端当前正在播放的媒体内容的播放信息,并对播放信息进行解析,根据解析结果在同步终端播放上述媒体内容,使被同步终端当前正在播放的媒体内容可以被同步至同步终端进行继续播放,同步终端对媒体内容的继续播放无需依赖被同步终端上相应媒体内容的播放,可以进行独立播放,提高了同步效果。


结合实际应用场景来看,就是这样一种情境:


被同步终端可以为智能手机,同步终端可以为智能电视,在智能手机上通过某视频播放器播放视频,若该视频播放至1小时30分钟时进行暂停,此时播放平台为该视频播放器,播放进度为1小时30分钟,播放状态为暂停播放,将以上播放平台、播放状态、播放进度等播放信息直接发送给智能电视,则所述智能电视即可以启动相应的视频播放器,在该视频播放器上搜索所述视频,并将视频调至1小时30分钟的进度和进行暂停播放,这样便实现了从智能手机到智能电视的同步播放,智能电视根据相应播放信息同步播放所述视频后可以向智能手机发送播放确认信息,确认该视频已在智能电视上实现同步播放后手机可以关闭正在播放的视频并退出该视频播放器,执行手机的其他工作。


进入实审阶段后审查员发出一通,利用D1单篇结合公知常识评述权1创造性,并结合D2评述了权2创造性,其他权利要求一并评述创造性。


其中,D1是一种多终端互动播放方法,它所解决的技术问题是现有终端之间共享数据时需要过度依赖局域网络连接,遇到网络信号较差或网络故障时将无法继续共享数据,为此D1提出这样一种方案,获取需要互动的视频的播放信息包括多媒体ID或多媒体URL,根据播放信息生成音频信息,以音频的方式发送播放信息,接收端则可以接收该音频信息,解析后获得播放信息进而获取播放信息,根据播放信息即可获得互动的多媒体进行播放,即D1是以音频形式代替局域网进行多媒体的共享传输和互动播放,类似于下图所示的把多媒体文件以广播信号的方式传播出去并被其他设备接收和解析:



至于D2,则是网络证据,公开了小米电视投屏神器功能使用教程,其中公开了在手机端点击播放图标开始向电视投屏,并在投屏后手机端的画面自动转换成遥控器页面,利用手机端的遥控器页面可以控制电视端视频的播放,如下图所示:



在答复一通时,将权3的根据播放信息的解析结果获取相应媒体内容并进行播放的具体步骤合并到权1,同时增加了说明书中记载的在本地介质搜索不到媒体内容时则进入在线数据库搜索相应媒体内容的步骤。


在分析创造性理由时,指出D1关注的问题与本申请不同,发明点也与本申请不同,同时本申请还进一步限定了媒体内容的搜索过程。


【笔者认为】

关于权1创造性的答复没有问题,但遗憾的是其实D2仍有可争辩之处,却并未就此展开分析。


基于以上的答复方式,审查员后续发出了二通,此次通知书中又增加了D3,用D1、D3及公知常识结合的方式继续评述权1创造性,对权2仍进一步结合D2评述创造性,其余权利要求一并评述创造性。


其中,新增的D3是一种多媒体同步播放方法,该方案如果借助一个实际应用场景来描述,是这样一种方案,用户通过移动终端在某视频播放平台比如爱奇艺登录自己账号并点开某视频进行播放,在播放至某时刻退出了播放,则将该播放信息作为历史记录存储到爱奇艺服务器端,用户换另一个移动终端再次登录爱奇艺的账号,则可以在历史记录中找到之前播放的某视频的播放进度记录,从而可以在前一次的播放进度的基础上继续进行该视频的播放。


针对二通,结合上文提到的没有对D2进行争辩的问题,笔者想到将权2并入权1,因为权2的内容是被同步终端接收播放确认信息后关闭当前正在播放的媒体内容,这部分内容与权1结合才更准确完整地呈现出发明构思,也就是“同步终端对媒体内容的继续播放无需依赖被同步终端上相应媒体内容的播放,可以进行独立播放”


在此修改基础上进一步分析D2的投屏过程中手机端的画面虽然自动转换成遥控器页面,但手机中的视频画面并非真正关闭,而是转向后台运行,否则如果手机中的视频彻底关闭那么电视端的投屏画面也不复存在,即对比文件2反而教导视频画面必须在后台保持同步播放状态,对于本申请的发明构思只存在相反的教导。而D3的方案涉及终端A+多媒体服务器+终端B的信息交互的系统框架,与本申请的仅有终端A+终端B的交互框架是完全不同的,因而D3其实对于本申请获取播放信息和搜索媒体内容的步骤也不存在技术启示。


由于答复二通时对对比文件1-3以及本申请技术方案深入细致的剖析,审查员接受了此次的答复理由。但是,审查员并未放弃对方案创造性的质疑,而是继续补充检索并发出了三通,在三通中用新的对比文件D4、D5和D6结合继续评述本申请的创造性。


其中,D4涉及一种跨屏互动控制方法,利用手机跨屏控制智能电视端视频播放,而手机则形成一个无线鼠标,该方案与D2是类似的,D4的图示如下:



D5涉及视频跨屏播放方法,其中播放信息需要以预定数据格式从第一电子设备传输到第二电子设备,且如果播放的视频为第一电子设备中已下载的视频,则需要将该视频也从第一电子设备传输到第二电子设备。


D6公开了获取内容的方法,包括从本地获取内容或者从目标节点获取内容,获取内容后流程结束。


【笔者认为】

面对该三通的内容,笔者预感审查员是铁了心要将本案驳回。


但是,冷静下来后仔细审视了以上三篇对比文件发现,每篇文件粗看与本申请的方案有相似之处,但仔细分析却又实则不同,于是决定对D4-D6的内容重新深入剖析,以期能够再次说服审查员重新考虑本案的创造性。


在答复三通时,将播放信息包括的具体内容限定到权1,并指出D4与D2类似,其中电视仍然不能独立控制播放进度和播放状态,且D4未公开媒体搜索过程;D5则没有涉及播放状态的同步,而且需要先将视频文件发送至同步终端,与本申请在同步终端的本地搜索或在线搜索获取媒体内容的方式明显不同;至于D6则是解决网络拥堵等问题,没有涉及任何搜索媒体内容的过程。


基于本次答复意见,审查员继续发出四通,在四通中仍然保留D4作为最接近现有技术,用新的D7代替了原来的D5和D6与D4进行结合继续评述创造性。


D7涉及的是流媒体数据切换播放方法,目的是解决终端A和B进行流媒体互动播放时序不同的问题,该方法涉及终端A和B位于同一局域网,其中终端B先从终端A的本地获取第一流媒体数据,再从流媒体服务器获取第二流媒体数据。


【笔者认为】

笔者阅读了D7的内容后认为该方案其实与本申请的技术方案是更不相关的,于是本着“不抛弃、不放弃”的态度,继续耐心应对。在答复时再次修改权1,增加了播放状态的具体形式,并指出D7本质上是一种纯在线播放方式,流媒体与本案媒体内容概念不同,且流媒体数据的获取过程与本申请搜索媒体内容的过程不同。


然而审查员并未接受答复四通的理由,再次发出五通,基本坚持了四通的审查意见,至此关于本案创造性的全部审查意见梳理完毕。



 >>>  经验回顾


本案的审查过程的确是曲折复杂的,为了分析技术、争辩不同之处可谓是绞尽脑汁。但是,一直到五通审查员还在坚持本案不具备创造性,面对五通该如何继续答复,也着实让人苦恼不已。


笔者回顾了整个审查和答复过程,认为在技术上的分析和可争辩的理由基本做到了应说尽说答复过程也算是做到了技术上的“见招拆招”,对于代理师而言,从技术方案上深入分析、在技术上“见招拆招”也是一贯的做法和常规思路。


但就本案而言,技术上可以“见招拆招”的路子已然走完,后续将如何继续答复呢?


笔者回想了自己的审查员从业经历,在审查实践中如果评述一项权利要求特别是第一独权时,引用的对比文件的数量通常是有所限制的,一般尽量控制在三篇以内,否则如果多篇对比文件结合或者多次更换对比文件都不能真正合理地评述创造性,反而从侧面证明该技术方案应当是具备创造性的。


鉴于前四次答复已经将技术分析做到极致,并结合自身的一些工作经验总结,笔者决定针对五通的答复不再继续修改申请文件,关于对比文件的分析也基本与答复四通时保持一致,并且,在最后部分增加了对整个审查过程的总结,着重强调了审查员在不断更换对比文件,并且引用对比文件的数量多达7篇而且还需要结合多篇其他现有技术,即便如此仍然不能准确、合理地否定本案的创造性,这样的审查过程反而表明本申请的技术方案已经达到了具备创造性的高度。


最后,在历时将近两年的审查后,该案终于获得了授权,可以说是意料之外、情理之中的结果。


为何如此说呢?


从答复过程来看,的确是尽最大努力完成了每一次审查意见的答复,“见招拆招”不仅是分析透了审查员的每一步的审查“招数”,更是用有理有据有节的答复破解了这些“招数”。



 >>>  总结


那么在答复审查意见时,该如何进行“见招拆招”呢?


以此案为契机,并结合OA答复工作的经验积累,笔者简单总结了以下几点以供参考:


首先,也是最重要的一点,需要对申请文件、对比文件、审查意见进行深入透彻的理解,把握技术方案的实质,这也是做好审查意见答复的基础,所谓“见招拆招”至少需要先看清审查员使出的是什么“招数”,否则如何“拆招”呢?


在此基础上在撰写意见陈述书时,不仅要清晰、透彻地分析技术方案,分析整体发明构思,分析对比文件能否给出技术启示,分析所谓的公知常识是否真的属于公知常识,还要注意文字表述的清晰、流畅、逻辑性和重点突出。


其次,个人认为也是做好审查意见“见招拆招”的不可或缺的重要因素,那就是“不抛弃、不放弃”的态度。


遇到类似本文案例的较长的审通时,容易导致代理师失去信心和耐心,从而答复OA时可能处于心浮气躁的一种状态。这时需要我们尽量去克服这种状态,尽量秉持始终如一的态度,就如本案,每一通都换了对比文件,但笔者在答复时基本做到对每次新增对比文件都能深入理解,尽可能抓住方案本质进行比对,并能结合过往工作经验不放弃每一种答复方式的尝试。


对于新创性高度不够,对比文件确实比较接近的案子,这种情况就是尽人事听天命,但首先我们自己要做到不放弃,尽可能多角度找点,区别点尽可能更深入分析,想办法放大区别,想办法说明审查员认为的公知常识并非公知常识等等,让最后呈现出的意见陈述书不流于形式。


一份意见陈述书质量的高低背后反映出的是代理师的工作态度,而且对于“阅卷”无数早已练就“火眼金睛”的审查员而言,陈述书质量的高低通常也是一眼就能洞悉的,一旦打上草草应付的态度那么审查员即便希望该案授权,也会忌惮于意见陈述书撰写质量太差、答不到点子上而从严审查,特别是审查员尽可能多给答辩机会时,撰写出的答复意见还总是短短几段流于形式而没有内涵的文字,要想获得授权难上加难。


再次,要学会“因地制宜”,也就是结合案件所属领域的特点、具体案情确定合适的答复策略。


比如,机械领域的案子或者较为复杂的方法,如果结合附图或者自己总结的流程图可以更容易帮助理解方案,我们不妨在意见陈述书中也进行图文并茂的阐述,这样有助于双方更清楚理解方案,相信对于审查员而言也是喜闻乐见的一种答复方式。


对于较为抽象的软件方法,带入实际应用场景非常利于理解和沟通,软件方法在撰写阶段喜欢把具体的场景抽象化,术语化,把方案包装的更为专业和“高大上”,但是在答复阶段,我们需要让审查员更清楚直观地了解技术和抓住发明的本质,但是如果抽象术语满天飞,不仅沟通起来费劲,还有可能达不到应有的使审查员真正理解我们方案的目的,所以在撰写答复意见时尽可能结合实际场景,同时也提醒我们撰写阶段如果进行了专业化的包装,也应当注意在说明书中尽可能给出一些在实际场景中的实施例,这些内容将有利于“反哺”到OA答复阶段。


最后,还要注意与审查员保持有效的沟通。


最常用的一种直接沟通方式为电话沟通,感觉仅书面沟通仍然无法说服审查员,尤其是认为审查员对技术方案理解仍然存在较大误区时,不妨多利用电话直接沟通,电话前准备好所需资料,理好说理思路,做足准备。


《专利审查指南》修订后,也在鼓励代理师和审查员多电话沟通。


说了这么多,其实要想做好每一次的审查意见答复,归根结底无非就是做到“认真”二字,如果我们能认真分析技术方案,认真撰写审查意见,认真把所有可以答复的“招数”都使出来,相信任何一个案子的答复成功率都会大大提高。



400-883-1990
info@aciplaw.com

华进官方微信公众号

Copyright © 2021 华进联合专利商标代理有限公司.All Rights Reserved.粤ICP备12081038号