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作    者：马梓洋   华进国内专利事业部

发表于：《专利代理》2020年第2期

本文摘要：结合处理审查意见创造性答复的具体体会，以评述创造性的“三步法”入手，从多个角度分析论证该发明的非显而易见性，为创造性的审查意见答复提供一些可行的思路。

>>>  引 言

《专利法》关于创造性的规定指出，发明的创造性是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

从法条可以看出，《专利法》要求一件专利申请不仅要与现有技术不同，而且相对现有技术做出了创造性的贡献。但是，创造性的贡献的尺度和标准在实践中难以把握，因此，创造性的判断通常存在两个困境：

· 创造性是人的主观评价，如何统一不同人的评判标准。

· 如何避免“事后诸葛亮”，在评价创造性时，专利可能已经发明了多年，那么如何还原发明创造的过程，客观评价专利的创造性。

在判断发明是否具有突出的实质性特点时，根据《专利审查指南》（2020 版）（以下简称《审查指南》）的规定，通常按照三个步骤（下称“三步法”）进行。“三步法”的本质是回溯了发明创造产生的过程，其三个步骤与发明人做出发明的过程是相类似，因此，在一定程度上解决了上述两个困境。但是“三步法”的三个步骤是环环相扣、紧密联系的，笔者在使用“三步法”逻辑论证创造性答复时，往往陷入机械式的运用中，容易将“三步法”的三个步骤割裂开来，从而无法客观的评价创造性。

下面笔者将结合实际工作中的一些经验，提供论述创造性答复过程中的一些思路，供大家探讨、指正。其中，在《专利法》法条中，发明和实用新型的创造性高度有所区分，但在实践过程中，尤其在无效阶段，发明与实用新型的创造性尺度越来越趋于一致，因此，本文主要以发明为例，阐述发明创造性答复过程中的思路。 

>>>  从最接近的现有技术入手

最接近的现有技术作为现有技术的代表，在“三步法”中的一个作用是用于与发明进行对比，确定发明相对现有技术做出的创新点；另一个作用是作为重塑发明创造的起点存在。

换言之，最接近的现有技术是朝着发明迈出第一步的起点，本领域技术人员自此起点出发才会最容易、最有希望到达我们所探讨的发明创造① 。因此在答复过程中，如果发现审查意见中的最接近的现有技术不是贴近发明人发明创造实际过程中的现有技术，从这个角度进行答复，无疑能够增加答复创造性的说服力。

在详细介绍之前，借鉴EPO申诉委员会提出的一种分析方法，可以为我们的答复提供一些启示。

EPO申诉委员会提出的分析方法：能会方法（could-would approach），即关键不是本领域技术人员通过修改或改变最接近的现有技术能（could）得到本发明，而是本领域技术人员在解决所存在的技术问题的时是否期待会（would）这样做。

进一步而言，技术上的可行性及无障碍只是满足再现性的必要条件，而不是断定达到显而易见的充分条件。因此，在判断显而易见性时，应当充分分析本领域技术人员对于引入区别技术特征达到解决技术问题的目的是否存在合理的预期。

采用逆向思维解析，在某些情况下，如若最接近的现有技术和区别技术特征结合无法获得发明的技术方案、存在技术障碍或存在相悖发明的发明构思的指引方向，本领域技术人员在面对所存在的技术问题时，应当不存在在最接近的现有技术的基础上引入区别技术特征达到解决技术问题的目的的合理预期。

下面将以此角度入手，基于本人实际代理工作中 遇到的几种情况，进行详细阐述。

· 第（1）种情况

最接近的现有技术 D1 与本发明要解决的技术问题无关或不存在某种内在联系。具体而言，从 D1 与本发明的领域、用途、目的综合考虑，若现有技术所关注的技术问题和发明要解决的技术问题无关或无内在联系，则本领域技术人员不可避免地从一开始就陷入困境，难以根据D1获得调整或改造的逻辑指引，因而 D1 客观上并未提供通向本发明的有效路径。

· 第（2）种情况

D1与现有技术结合，事实上并不能获得本申请的技术方案。具体而言，D1与本申请可能看似技术手段相似或相同，但工作原理不同，如若以 D1 为最接近的现有技术，无法结合现有技术获得发明的技术方案，则说明本领域技术人员难以以 D1 作为基础获得本发明，也不是指引获得本发明最有希望的起点，同样谈不上存在合理的预期，因此就没有技术启示。

· 第（3）种情况

如果 D1 中的多个技术特征之间紧密联系、相互依存，通过协同作用共同解决同一个技术问题、产生关联的技术效果，此时，D1也应当作为一个整体来考虑。

具体到一种情况，假设 D1 与区别技术特征结合，需要牺牲 D1 整体方案中的其他技术特征。此时，应当考虑作为本领域技术人员是否有动机去删除其他技术特征，而引入区别技术特征。若伴随着技术的发展，考虑到 D1 的技术领域、用途、发明构思等，本领域技术人员通常不会轻易删除其他技术特征，而去结合区别技术特征。此时，D1与现有技术结合存在一定的障碍，也就没有技术启示。

具体到另一种情况，假设特征A是D1为解决其所提出的技术问题的关键所在，属于D1的发明构思关注的关键技术特征。由此，在D1的基础上进行改进时，本领域技术人员通常不会采用区别特征替代特征A，此时，利用区别技术特征代替特征 A 达到解决技术问题的目的不存在合理的预期，也就没有技术启示。

· 第（4）种情况

第（4）种情况同第（3）种情况，假设 D1 与现有技术D2结合，D2公开的某技术手段与其整体技术方案密不可分，通常难以机械地将其从整体技术方案中孤立出来，再结合到另一种以不同的方式或结构工作、运行的现有技术 D1 中，此时，也难以有技术启示。

>>>  从发明实际解决的技术问题入手

《审查指南》指出发明实际解决的技术问题为“三步法”中第三步中的技术启示寻找确立了方向，也是在最接近现有技术的基础上重塑发明的推动力。但是，在审查实践中，审查意见往往弱化实际解决技术问题的确定过程，将重点放在“三步法”的第三步，因此，若发明实际解决的技术问题认定错误或出现偏差，会影响到第三步中是否有技术启示的判断。

下面将以此角度入手，通过实际工作中的几种情况进行说明。

· 第（1）种情况

第（1）种情况为确定发明实际确定的技术问题，不应带有为解决技术问题提出的技术思路、技术手段以及引入相应技术手段的指引。

《审查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 节的修改中，明确了区别技术特征所达到的技术效果是要在要求保护的发明所达到的效果，才能够根据此技术效果确定发明实际解决的技术问题。具体而言，如果没有分析区别技术特征在发明中所达到的技术效果，直接在确定发明实际解决的技术问题中带有解决技术问题提出的技术手段或指引，则实质上是技术手段和技术手段的比对。假若现有技术中的技术手段和本发明中所采用的技术手段相同，那么会武断认为现有技术给出了技术启示，而不会考虑区别技术特征在本发明和现有技术中所起的作用是否相同，容易陷入“事后诸葛亮”的误区。

· 第（2）种情况

在第（2）种情况的审查意见中经常出现所确定的技术问题为上位化概念的问题，具体而言，技术问题是基于技术效果确定，而发明实际在某个较小范围（下位概念）产生优于现有技术的技术效果。审查员将技术问题上位化，从而导致体现不出发明相较于现有技术的优点。因此，答复过程中，可以基于区别技术特征给发明带来的相较于现有技术的优点，确定合理的发明解决的技术问题，从而抓住问题的本质。

· 第（3）种情况

第（3）种情况为对发现技术问题的难易程度的考量。如果现有技术中长时间存在某种缺陷，但直至申请日仍没有认识到导致该技术缺陷的技术问题所在，使所属领域技术人员不能以解决该技术问题为目的针对性改进，则意味着所属领域技术人员不具备改进现有技术的动机，也就没有技术启示。

>>>  从现有技术是否给出技术启示的角度出发

“三步法”的第三步，包括了对现有技术公开的事实的认定过程，也包括基于事实进行的法律适用以判断是否有技术启示的过程。因此，相比于第一步和第二步更容易具有主观性。

具体而言，技术启示实质就是本领域技术人员对现有技术做出改进的动机，而何为改进的动机，即是本领域技术人员能够获得利好，进一步而言是能够获得改进的技术效果。所以，如果现有技术给出能够获得改进的技术效果，则现有技术存在前述的技术启示。

（1）本发明相对最接近的现有技术D1，具有区别技术特征，其余对比文件没有公开区别技术特征，且区别技术特征也不是公知常识，则现有技术并未给出相关技术启示。进一步而言，现有技术没有揭示区别技术特征，也就没有揭示通过对现有技术改进能够获得的技术效果，因此，不存在技术启示。

（2）本发明相对最接近的现有技术D1，具有区别技术特征，其余对比文件公开了区别技术特征，但其余对比文件中相关技术特征在其技术方案中的作用与区别技术特征在本申请中的作用不同。由于区别技术特征在现有技术中所起的作用不同，意味着对现有技术的改进获得技术效果没有合理的预期，则现有技术并未给出相关技术启示，使得本领域技术人员没有动机将区别技术特征应用于现有技术 D1 中，以解决其存在的技术问题。

（3）基于该角度，应关注以下情况，即当区别技术特征被分别公开于不同（多个）的现有技术（对比文件）中，但现有技术中没有给出将上述区别技术特征相互结合解决发明实际解决的技术问题的技术启示，因此对比文件的结合不足以否定创造性。原因是审查意见忽视了技术特征之间的关系，将完整的技术手段割裂，出现技术特征碎片化的现象，将散落于不同现有技术中的零散技术特征或仅仅是技术特征简单拼凑在一起，而不考虑碎片化的区别技术特征之间相互关联在发明中所达到的技术效果，从而认为存在技术启示。

（4）对于《专利法》第 26 条第 3 款和第 22 条第3款混淆的情况，即本领域技术人员根据说明书记载的内容能够实现发明的技术方案，并不必然在现有技术的情况下能够得到发明的技术方案。换言之，是否有能力这么做和是否有充分把握确实这样做是不同逻辑，存在事后诸葛亮的嫌疑。②

具体到一种情况中：如果一项发明创造与现有技术存在区别技术特征，且区别技术特征是本领域技术人员在众多技术手段中可能采取的一种手段。本领域技术人员在最接近的现有技术的基础上为解决某一技术问题可能采取多种技术手段，而本发明的技术手段并非是多种技术特征中必然选择的一种，那么在判断是否有技术启示时，不能简单地得出本发明不具有创造性的结论。

具体到另一种情况中：如果所属领域技术人员因导致缺陷存在的原因众多而难以找到，致使不清楚区别技术特征与克服缺陷之间是否必然存在关系，则所属领域技术人员不会有动机这么去做，也就没有技术启示。换言之，在技术角度上，解决技术问题的技术手段是简单的，但是本领域技术人员不清楚该技术手段与克服缺陷之间是否必然存在关系，从而无法对将区别技术特征引入现有技术后能够克服缺陷产生合理预期。

（5）发明构思一旦提出，会指引发明人选取具体的技术手段对现有技术进行改造以解决其存在的技术问题，从而完成发明创造。具体到专利文件，发明构思是指发明人对自身所认识到的现有技术（往往是背景技术中记载）中存在的缺陷提出的解决思路。③

假设D1与D2结合，这种结合不应该违背D1和/或D2的发明构思。在判断能够将D2公开的技术特征应用于 D1 时，应当首先考虑二者在发明构思方面的差异是否带来技术结合的障碍。

（6）某些发明创造，对于所属领域技术人员而言，在申请日前，可以借鉴的现有技术信息相对较少，或者对技术问题和技术手段缺乏成熟的认识（例如，仅仅揭示笼统的概念），需要更多的探索、思考和尝试，这种发明创造的因为缺乏现有技术的教导和对所做改进成功预期而需付出创造性的劳动。答复审查意见中，可以按照技术问题→技术原理→技术手段重塑研发历程，并举证申请日前对于涉及相关技术的现有技术，从而证明在最接近的现有技术的基础上，需要付出《专利法》意义上的创造性劳动才能实现，并不是容易想到。

（7）从现有技术是否具有相反的技术教导的角度，论述现有技术不存在技术启示。如果现有技术中具有相反的技术教导，则本领域技术人员不具备改进现有技术的动机。

>>>  结  语

以上提供了一些撰写创造性答复的思路，但需要注意的是，部分审查意见及答复中，对于“区别技术特征在发明中的技术效果”“合理的预期”重视程度不够，导致“本领域技术人员”的能力认定、“显而易见”的判断在实践中缺乏标准，并容易将“三步法”的三个步骤割裂开来。笔者认为，答复审查意见中，重视区别技术特征的技术效果，并引入“合理的预期”，贯穿“三步法”的逻辑论证中，创造性的评价将更为客观。

参考资料：

① 李越,冯涛,邹凯,李瑛琦,倪晓红.问题导向下的我国创造性评判标准研究[J].审查业务通讯,2017(3):1-17.

② 国家知识产权局专利复审委员会.专利复审委员会案例诠释—创造性[M].北京：知识产权出版社，2016.

③ 国家知识产权局专利复审委员会.以案说法—专利复审、无效典型案例指引[M].北京：知识产权出版社，2018.

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