The Authors :    

作    者：郑    露  华进律师事务所

              吴昊昊  华进商标事业部

 >>>  引 言

• 2019年，USPTO共下发34条陈述理由令，对象全部为涉嫌“递交虚假材料、涉嫌欺骗官方”的中国申请人或代理机构。
  

• 2020年，这一数字达到了惊人的533条，占全年总量的99% [2]。

• 美国是目前少数采用使用在先商标保护原则的国家之一，高度重视商标的实际使用，对于商标使用的要求贯穿商标权利生命周期的始终。USPTO对于商标注册申请尤其是使用证据的审查也渐趋严格。

实践中，因中国商标存量巨大，成功注册一个商标变得越来越困难。为加快美国商标获权速度，中国申请人通常选择中国以外的国家/地区作为（44e）基础进行转换，若在中国以外的国家/地区没有经营场所，则会铤而走险出具虚假的他国商业声明。此类虚假的商业声明公示于官方数据库，会给商标权利的稳定性埋下隐患。

相较提供虚假使用声明，提供虚假商业声明的情况较为少见。大部分情况下，转换他国注册基础是为规避提供使用证据不能的替代方案，在转换本国（在此可狭义理解为中国）注册也困难的情况下，中国申请人就会想到通过提供虚假商业声明，连同真实的他国注册证，利用这种“半真半假”的方式，来获得美国商标证书。若官方抽查或他人举报发现商业声明为假，商标注册将被依法撤销。

美国没有类似国内的商品/服务群组划分，虽采用尼斯国际分类，但USPTO认为尼斯国际分类的商品/服务描述仅能达到分类的作用，无法定义具体的性质、功能、销售渠道、消费群体等方面特点，因此往往要求申请人对描述较为宽泛的商品/服务项目进行细化，实际审查也会结合商品/服务的所述方面而进行。故美国申请指定商品/服务需根据实际使用需求进行挑选。

（注：美国商标至今仍保留本国分类，但仅有协助审查的功能，在此不赘述）

中国采用申请在先原则，对于商标申请的审查不考虑使用情况，只会审查商标是否近似，商品/服务是否类似，不考虑使用场景。因而在实务中，国内商标申请往往会采取“主动+防御”相结合的布局策略、尽可能多地指定商品/服务项目，以期覆盖更多类别、更多群组。不少申请人受国内商标申请习惯影响，在美国也申请远超出实际使用需求的商品/服务项目，导致后续大量商品/服务难以提交使用证据、面临商标撤销风险。

同理，诸如国内45个类别及群组全面覆盖、三年滚动注册、商标大量囤积等操作，若复制此种操作到美国，则没有意义，因为美国商标基于使用获得权利，在申请时无法提供使用证据，则难以获权；在注册后未在全部指定商品/服务上使用商标，即使注册未满3年，他人也可针对未投入使用的商品/服务提起撤销。此外，即使基于他国注册获权，若在注册后5~6年期间无法提供使用证据，商标注册也将失效。

根据亚马逊品牌备案政策，跨境电商商家需持有美国商标主簿申请或注册，方可在亚马逊美国站备案品牌。部分商家为尽快在亚马逊上销售商品，也会考虑直接购买第三方已注册的美国商标。

那么要如何评估商标的稳定性和有效性呢？

在这种情况下，应委托正规商标代理机构对意向购买的商标进行全面“体检”或尽职调查，从以下方面对商标的相关信息进行充分核实：

1. 商标的样式是否与意图使用的样式一致？

如否，则需在购买完成后，按自行选定的样式重新申请注册；

2. 商标指定注册的具体类别和商品/服务是否完全符合需求？

如否，则需在购买完成后，按意图经营的类别和商品/服务重新申请注册；

3. 注册商标的申请基础，是否利用虚假的申请基础获得注册？

例：提供的使用证据是否为伪造的图片？是否基于虚假他国商业声明注册？如是，则建议另行选择；

4. 商标是否已在美国投入商业使用？声明的首次使用时间是否真实？

如否，则需另行选择。

意向购买方针对上述信息进行一一排查后，方可放心购买受让。同时，正规代理机构也可提供商标估价、购买谈判服务，以保障商家在购买前信息核实、购买中估价谈判、购买后稳妥受让等全过程不会出现法律和商业风险。

• 华进商标事业部吴晓佳、刘琴、王田对本文亦有贡献。

[1] USPTO, “ORDERTO SHOW CAUSE In re Yusha Zhang and Shenzhen Huanyee Intellectual Property Co.,Ltd.”, June 8, 2021,

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Show-Cause-order-In-re-Yusha-Zhang.pdf.

[2] USPTO, “Ordersissued by the Commissioner for Trademarks,” 2021,

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks.

[3] USPTO, “Trademarksand Patents in China: The Impact of Non-Market Factors on Filing Trends and IPSystems,” January 13, 2021,

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-TrademarkPatentsInChina.pdf.

《世界商标评论》WTR1000上榜律师，国际商标协会法律法规专业委员会委员，欧洲商标权利人协会专家委员，美国知识产权法律协会委员，中华商标协会国际交流发展委员会副主任。专注于知识产权全链条获权、确权、用权、维权法律业务，代理过大量商标争议案件及诉讼案件，常年服务于国内外知名企业如华为、碧桂园、韩国现代集团、英国戴森、美国Coach等。多次荣获广东省律师协会、广州市律师协会“典型案例奖”、“业务成果奖”、“专业委优秀委员”等荣誉称号。