>>> 二、改变注册商标标志使用的撤销案件应对方法及商标保护策略
首先可以确定的是,商标权利人负有规范使用和连续使用注册商标的法定义务,所谓规范使用商标,从商标本身而言,即不擅自改变注册商标的字体、结构、颜色(指定颜色商标)等,按照注册商标的核准注册样式进行使用。
然而,在实际使用中,改变注册商标标志使用情形确实常见,一旦注册商标被提起撤销,商标权利人实际使用的商标标志有可能被认为与注册商标不具有同一性,注册商标存在被撤销的风险。对此,笔者结合上文关于改变注册商标标志的使用认定情形,总结如下改变注册商标标志使用的商标撤销案件的应对方法及保护策略。
(一)主张商标未改变显著特征
从上文案例1至6可见,改变注册商标标志使用并非一刀切认定不构成注册商标的使用,其中一大考量因素即为注册商标的显著特征是否发生改变。我国《商标法》设置三年不使用商标予以撤销的制度,其立法目的在于激活商标资源,鼓励和促使商标权利人使用商标,而非意在惩罚。因此,商标权利人在实际使用中改变注册商标标志使用,可以从实际使用的商标标志并未改变注册商标的显著特征,能够发挥商标识别作用,指示商品/服务来源的角度,积极收集商标使用证据,力证改变后的实际使用标志并未改变注册商标的显著特征,防止注册商标被撤销而失权。
(二)主张具备对注册商标的使用意图
从上文案例7至9可见,若商标权利人已对实际使用的商标标志申请注册商标,即便该实际使用的商标与被申请撤销的注册商标标志显著特征未发生变化,也难以证明商标权利人的商标使用意图指向了原注册商标。在此情况下,实际使用的商标标志之申请注册时间与原注册商标的撤销案件指定的期间便为案件突破的主要关键点,具体而言,若在注册商标撤销案件所指定的期间内,实际使用的商标标志并未向行政机关提交注册申请,即该实际使用的商标标志并未作为申请/注册商标存在,那么,商标权利人对商标的使用意图自然只能指向已经存在的原注册商标,此时,便能够证明商标权利人构成对原注册商标的使用意图,从而得以维持原注册商标的注册。
(三)及时补充提交商标注册申请
一方面,依据《商标法》第二十四条规定,注册商标需要改变其标志的,应当重新提出注册申请。因此,若需要改变注册商标使用,依据法律规定,应当对改变后的商标标志重新申请注册商标。商标只有核准注册,才受法律保护。
另一方面,注册商标因连续三年未使用被提起撤销的审查期限一般为九个月左右,而商标申请注册审查时间一般为四个月左右,相较撤销案件的审查用时更短。而在撤销案件审查期间,原注册商标仍为有效商标,一定程度上,仍能阻拦与之相似的商标通过注册,从而最大程度提高补充申请注册商标的通过几率。届时,即便原注册商标在撤销案件中失利,也能够保障商标权利人拥有另一枚有效注册商标,从而有效维护商标权利人的合法权益。
>>> 三、结语
综上可见,改变注册商标标志使用在商业活动中确实常见,存在因与实际使用标志不具有同一性而被撤销的风险。但从实务经验上看,在商标撤销案件中,改变注册商标标志进行使用并非一概认定不构成实际使用,而是需要综合全案证据,针对商标的显著特征是否发生变化以及商标权利人是否具有对注册商标的使用意图进行判断。
因此,在应对改变注册商标标志使用的商标撤销案件时,同样可以从是否改变注册商标的显著特征以及商标权利人是否具备对注册商标的使用意图两个维度进行抗辩。同时,商标权利人还应当及时补充商标注册申请,除了履行法定义务为改变后的实际使用标志正名之外,还是防止注册商标被撤销而失权的重要策略。
注释:
[1] 最高人民法院(2020)最高法行申1170号行政裁定书.
[2] 北京市高级人民法院(2018)京行终3983号行政判决书.
[3] 北京市高级人民法院(2019)京行终7242号行政判决书.
[4] 北京市高级人民法院(2020)京行终3561号行政判决书.
[5] 最高人民法院(2019)最高法行申3476号行政裁定书.
[6] 北京市高级人民法院(2019)京行终9340号行政判决书.
[7] 北京市高级人民法院(2020)京行终2930号行政判决书.
[8]最高人民法院(2021)最高法行申397号行政裁定书.
[9]北京知识产权法院(2018)京73行初9962号.