商标是用以区分商品和服务来源的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合。商标是市场经营主体品牌建设的重要内容。《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)规定,自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。
市场未动,商标先行,为防止商标被抢注以及可能产生的侵权风险,市场主体往往在新的品牌产品进入市场之前,便对该产品所使用的标志申请商标注册。但受到市场导向,商标的形态、样式为适应不同的使用场景会发生变化,例如:商标文字进行艺术化设计;增/减图形、文字要素等。此外,随着审美的变化,市场经营主体也会对其商标更新迭代,在保持原有商标核心内容的同时,通过不同的风格设计来凸显新风尚、新气象,从而吸引消费者。因此,市场主体旗下品牌商标多呈现多样化的表现形态。
对此,笔者通过查阅以往的商标撤销复审行政诉讼案件,结合法律规定,对市场经营主体在实际使用中改变注册商标标志使用的认定情况进行分析,探索改变注册商标标志使用的商标撤销案件应对方法及商标保护策略。
>>> 一、商标撤销案件中对改变注册商标标志使用的认定考量因素
(一)是否改变注册商标的显著特征
根据《商标审查审理指南》,商标的显著特征,亦即商标的显著性,是指商标应该具备的足以使相关公众区分商品或者服务来源的特征,具体来讲,是指商标能够使消费者识别、记忆,进而发挥指示商品或者服务来源的功能与作用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(2020年修正)第二十六条规定,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。
对此,笔者在将通过单一要素注册商标以及多要素组合注册商标两个维度进行分析。
1、单一要素注册商标实际使用中增/减部分构成要素
当仅由中文、英文、图形等单一要素构成的注册商标在实际使用中增加或者减少的部分构成要素仅为注册商标中缺乏显著特征的部分,未改变的部分足以起到商标识别作用,则认为其整体未改变注册商标的显著特征,可以视为对注册商标的使用。反之,其增加或者删减的部分要素足以使注册商标的显著特征发生变化,则不能视为对注册商标的使用。
2. 组合形式的注册商标实际使用中拆分要素使用
(1)拆分后仅使用其中部分要素
当多要素组合形式构成的注册商标在实际使用中拆分其构成要素使用,拆分使用的标志未改变注册商标显著特征,可以视为注册商标的使用。反之,拆分使用的标志使注册商标显著特征发生变化,则不能视为对注册商标的使用。
(2)拆分后与其他标志结合使用
当多要素组合形式构成的注册商标在实际使用中拆分其构成要素,并与其他标志结合使用,致使该注册商标的显著特征发生改变,不能视为对注册商标的使用。
(二)是否具备对注册商标的使用意图
根据《商标审查审理指南》,商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品/服务来源的行为。商标的生命在于使用。一方面,商标的使用是商标专用权得以维持和保护的必要条件,商标的使用是商标功能实现的前提,只有发挥商标的识别来源功能,才能构成商标的使用。另一方面,商标的价值体现在使用过程中,其所承载的商誉是通过商标的使用而获得的。商标的使用意图,即商标权利人具有将其申请注册的商标投入商业活动中,从而指示其指定使用的商品/服务来源的主观意识。
然而,每一件商标都为独立的个体,拥有自主的商标权利,并非一概而论。因此,在商标权利人拥有商标显著特征未发生改变、能够指向同一品牌的多件系列商标的情况下,商标权利人实际使用的商标标志构成对该系列商标中的哪件商标的使用则需要依据商标权利人的使用意图判断。对此,笔者在本文中通过商标权利人是否已就实际使用的商标标志申请注册商标进一步剖析。
1、实际使用的标志在指定期间内已核准商标注册
若商标权利人实际使用的商标标志在指定期间内已核准注册,即便实际使用的商标标志与诉争商标的主要部分或显著特征未发生改变,也应当认定商标权利人的商标使用意图指向实际使用的商标标志,而非诉争商标标志。
2、实际使用的商标标志在指定期间内已提交注册申请
若商标权利人实际使用的商标标志在指定期间内已向行政机关申请注册,虽然尚未核准注册,但该商标确已存在,即便实际使用的商标标志与诉争商标的主要部分或显著特征未发生改变,也应当认定商标权利人的商标使用意图指向实际使用的商标标志,而非诉争商标标志。
3、实际使用的标志晚于在指定期间提交商标注册申请
若商标权利人实际使用的商标标志晚于指定期间内向行政机关申请注册,即实际使用的标志在指定期间内并未作为《商标法》意义上的商标存在,则可以推定商标权利人是对诉争商标的使用意图。